通过案例分析无效宣告修改问题
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通过案例分析无效宣告修改问题 一.前言 关于无效修改问题，由于学习资料不多，专利审查指南中介绍的也很少，因此大家对修改的理解常有分歧，这不想多说。我所谓研究，是想通过假设一个案例，探讨我的理解，期望大家积极参与其中从而达到抛砖引玉的效果。 二、假设案例 今有一专利，其原专利要求书如下： 1、一种产品，其特征是包括特征A。 2、如权利要求1所述的产品，其特征是还包括特征B。 3、如权利要求1所述的产品，其特征是还包括特征C。 4、制造如权利要求1-3中任一项所述产品的方法，其特征是X。 这个权利要求书包括两个独立权利要求，分别为产品独权1和方法独权4。针对这个原权利要求书分不同情形进行讨论：情形（一）1-3被同时无效而删除；情形（二）1-3，分先后依次经过三次无效：第一次无效1，删除修改后，得到一次修改后权利要求书；第二次在一次修改后的权利要求书基础上无效相当于最初原2的权利要求，通过删除该权利要求完成二次修改权利要求；第三次在二次修改的权利要求书基础上无效相当于原权3，经过删除修改后得到经过三次无效和相应三次修改的权利要求书。 思考题：如果均按照修改原则的操作，情形（一）修改后的权利要求书与情形（二）经过多次无效多次修改后最终得到的权利要求书是否相同？常言道，条条大路通罗马，中国也有，条条大路通北京。就是说，从上海到北京的可以通过多条路完成，乘飞机可以到达，火车也可以，或者吗可以选京沪线经天津到北京，也可以经徐-郑通过京广线抵达北京。闲话不说了。 2.1 情形（一） 现有人对其权利要求1-3宣布全部无效，而且根据专利权人分析只能全部删除1-3。而请求人没有对权利4的专利性提出任何异议。由于原1-3必须删除，原4已经没有引用的基础，你作为考生怎样撰写修改以后的权利要求？ 我认为，原权4实质包括三项权利要求的技术方案，分别是： 4a、一种产品的制造方法，其特征是X，其中所述产品包括特征A。（原4引原1的技术方案） 4b、一种产品的制造方法，其特征是X，其中所述产品包括特征A和B。（原4引原2的技术方案） 4c、一种产品的制造方法，其特征是X，其中所述产品包括特征A和C。（原4引原3的技术方案） 虽然，原1-3需要删除，但是由于原权4也就是上述4a-4c的技术方案没有被请求宣告无效，因此从专利权人的利益计应该保留，不管根据原4怎样写出修改后的权利要求，都应该保证其原有的技术方案不受损失。我只把4a-4c的方案理顺一下，修改后的权利要求书是： 1、一种产品的制造方法，其特征是X，其中所述产品包括特征A。（相当于4a，即 1 原4引原1的技术方案） 2、如权利要求1所述的方法，其特征是所述产品包括特征B。（相当于4b，即原4引原2的技术方案） 3、如权利要求1所述的方法，其特征是所述产品包括特征C。（相当于4c，即原4引原3的技术方案） （有同志认为，这属于增加了权利要求，其修改形式不予允许。你的观点呢？这个修改方式有左派思维，只是不知道右派人士如何出手进行修改。） 2.2 情形（二） 同样针对原权利要求书，请求人不一次提出无效，而分三次进行，而三次无效针对的技术方案的总合实质与情形（一）相同，而专利权人分三次进行修改。由于对原权利要求的删除是否会累及引用它的权利要求而使后者受损产生了激烈的争议，出现了“两条路线的斗争”，因此出现了两条路线的修改方式。左倾路线：认为虽然权利要求的撰写在形式上具有引用或者从属关系，但实质上每个权利要求都是一个具有独立保护范围的技术方案，形式它被引用的原权被删除后，实质不能影响引用它的其他权利要求，因此引用它的权利要求在不存在其他无效理由的话，应该在修改后的权利要求书中保留按照该引用方的权利要求的实质的技术方案，杜撰一下：左倾路线坚持无效修改中技术方案非牵连学说。右倾路线的做法是：当被引用的权利要求被删除后，由于引用基础不存在，引用它的原权4中相应的技术方案也顺理成章地被删除，否则不符合审查指南的精神，杜撰下：右倾路线坚持无效修改中技术方案牵连学说。现按照左和右两个路线进行操作，声明我坚持左倾路线，呵呵越左越革命。 2.2.1 左倾路线的修改方式 2.2.1.1 第一次无效和第一次左倾修改 请求人对原权利要求1提出无效，我删除该方案，这没有问题，保留原权2和原权3以及根据原权4的技术方案实质内容写成的权利要求，则第一次左倾修改后的权利要求书： 一次修改后1、一种产品，其特征是包括特征A和B。 一次修改后2、一种产品，其特征是包括特征A和C。 一次修改后3、制造如权利要求1或者2所述产品的方法，其特征是X。 一次修改后4、一种产品的制造方法，所述产品具有特征A，其特征是所述方法具有特征X。（第一次左倾标志，其原引用的原1被无效掉了。） 2.2.1.2第二次无效和第二次左倾修改 这次要针对第一次左倾修改的权利要求书对一次修改后1（即相当于原权2）提出无效，删除之，第二次左倾修改如下： 二次修改后1、一种产品，其特征是包括特征A和C。 二次修改后2、制造如权利要求1所述产品的方法，其特征是X。 二次修改后3、一种产品的制造方法，所述产品具有特征A，其特征是所述方法具有特征X。（第一次左倾标志，其原引用的原1被无效掉了。第一次左倾历史问题。） 二次修改后4、一种产品的制造方法，所述产品具有特征A和B，其特征是所述方法具有特征X。（第二次左倾标志，其原引用的原2被无效掉了。） 2 2.2.1.3第三次无效和第三次左倾修改 这次针对二次修改后1提出无效（即相当于原权3），删除之，第三次左倾修改后： 三次修改1、一种产品的制造方法，其特征是X，其中所述产品包括特征A。（引原1的技术方案：第一左倾历史问题） 三次修改2、如权利要求1所述的方法，其特征是所述产品包括特征B。（引原2的技术方案：第二次左倾历史问题。） 三次修改3、如权利要求1所述的方法，其特征是所述产品包括特征C。（引原3的技术方案：第三次左倾的明显标志） 同志哥请注意，经过左派人士的三次左倾行为，为专利权人争取到的权利与情形（一）1-3同时无效得到的结果完全相同，如果情形（一）的结果算是达到北京了的话，那么虽然走了曲折的路，但终于也到达了北京。 （现在我介绍右派入场） 2.2.2 右倾路线的修改方式 2.2.2.1 第一次无效和第一次右倾修改 请求人对原权利要求1提出无效，我删除该方案，这没有问题，保留原权2和原权3以及原权4也进行与原1相应的删除操作，则第一次右倾修改后的权利要求书： 一次修改后1、一种产品，其特征是包括特征A和B。 一次修改后2、一种产品，其特征是包括特征A和C。 一次修改后3、制造如权利要求1或者2所述产品的方法，其特征是X。 2.2.2.2 第二次无效和第二次右倾修改 这次要针对第一次右倾修改的权利要求书对一次修改后1（即相当于原权2）提出无效，删除之，同样引用该删除权利要求的权利要求相应删除其中的技术方案，第二次右倾修改如下： 二次修改后1、一种产品，其特征是包括特征A和C。 二次修改后2、制造如权利要求1所述产品的方法，其特征是X。 2.2.2.3 第三次无效和第三次右倾修改 这次要针对第二次右倾修改的权利要求书对二次修改后1（即相当于原权3）提出无效，删除之，同样引用该删除权利要求的权利要求相应删除其中的技术方案（天哪，右派高喊无法按上次的方式删除，相应删除就全完了），第三次右倾（名右实左）修改如下： 三次修改后1、一种产品的制造方法，所述产品包括特征A和C，其特征是所述方法的特征是----（还右吗？混不下去了，最后名右实左了一次）。 通过右倾的三次修改（况且最后是名右实左，因为实在右不下去了）剩余的权利，与情形（一）1-3同时被无效一次修改后得到的权利相比发现，坐飞机可以到北京，做火车却在郑州迷路。 三、质疑右倾路线 1、为什么左派路线无论坐火车还是乘飞机均达到了北京，而右派路线却在郑州迷 3 路？ 2、为什么右派路线不能从第一次右倾坚持到第三次，晚节不保，最后来一个名右实左？ 四、结论 按照左派的观点，在无效修改过程中被引用的权利要求被删除后，引用其的独立权利要求若不存在其他无效的理由的话，由于每一个权利要求都具有自己独立的保护范围，不能因此牵连而相应删除，是为无效修改中技术方案非牵连学说。鉴于左派路线的修改条条大路通北京，而右派路线无法坚持右倾下去，我再次重申，我是左派。 五、推论 推论1：在无效过程中，当被引用的权利要求被删除，引用它的从属权利要求如果不存在其他无效理由的话，该从属权利要求的原保护范围也应原样保留而不能受被引用的权利要求被删除的影响。结合结论部分的阐述，更进一步：在无效过程中，当被引用的权利要求被删除，引用它的权利要求不论是从属权利要求还是独立权利要求，如果不存在其他无效理由的话，该权利要求的原保护范围也应原样保留而不能受被引用的权利要求被删除事实的影响。 推论2：在无效过程中，当被引用的权利要求A中具有并列的技术方案，其中一个技术方案被删除后，引用该被删除技术方案的权利要求的权利要求B（无论独立还是从属）均不因它所引用的权利要求A的技术方案的删除而受牵连，在权利要求B不存在其他无效宣告理由的情况下，权利要求B的所有专利权均应当得到实质的保留。（可以按照前面的归谬法思路证明。） 想想推论2，请问与筒子们的实务考试相关吗？ 呵呵，我把专利当成学问研究。 我觉得权4可以当作从权，无论是一次性删除1、2、3，还是依次删除1、2、3，最终保证保留下来的权4的最大保护范围是A＋X，就行了。 至于左倾还是右倾改法，问题都不大，只要保证权4（以及权4衍生分开的权利要求）的最大保护范围一直是A＋X就行了。 关于在前的引用基础被删除，在后的从权是否会因为引用基础被消灭而需要删除技术方案。这一点，不需要删除技术方案，在先的权利要求被删除，在后的权利要求仍然有引用基础，不需要删除技术方案。 也就是权1被删除，权4当然仍然包括A＋X的保护范围。 权2被删除，权4依然包括A＋B＋X。 权3被删除，权4依然包括A＋C＋X的保护范围。 把权利要求4写成三条权利要求，应该是 4 1、一种生产某产品的方法，该产品包括特征A，其特征是，X。 2、一种生产某产品的方法，该产品包括特征A、B，其特征是，X。 3、一种生产某产品的方法，该产品包括特征A、C，其特征是，X。 前序部分和特征部分不要搞错，ABC特征属于原权4的前序部分。 这不算是无效宣告中增加了权利要求，这是三个并列的技术方案，本来就有的保护范围，没有超出原先权利要求书的保护范围，修改当然是可以接受的。这样的修改方式是无效宣告中的三种修改方式中（权利要求删除、权利要求合并、并列技术方案删除）的权利要求的删除（删除了原权利要求1、2、3）。 效的时候不能分案。 详见专利法实施细则第42条。 第四十二条 一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。 第五十四条 国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。 既非专家又非学者，更不是考生的人来说两句，可否？ 首先，权1-3被依次或一次性无效掉，从而完全不存在产品权利要求的假设不妥。因为，只要是尚可的代理人，都会在删除权1的同时，把权2和权3合并的吧？ 其次，将权4修改为 4a、一种产品的制造方法，其特征是X，其中所述产品包括特征A。（原4引原1的技术方案） 4b、一种产品的制造方法，其特征是X，其中所述产品包括特征A和B。（原4引原2的技术方案） 4c、一种产品的制造方法，其特征是X，其中所述产品包括特征A和C。（原4引原3的技术方案） 的行为，属于对原权4并列技术方案的同义分拆，没有问题。 但是， 将其进一步演化为 1、一种产品的制造方法，其特征是X，其中所述产品包括特征A。（相当于4a，即原4引原1的技术方案） 5 2、如权利要求1所述的方法，其特征是所述产品包括特征B。（相当于4b，即原4引原2的技术方案） 3、如权利要求1所述的方法，其特征是所述产品包括特征C。（相当于4c，即原4引原3的技术方案） 的行为就已经超出了同义分拆的范畴了。因为这里的权2和权3由在原权4中与权1并列存在的地位降低为从属于权1了。从而导致，在权1被删除的情况下，又能进行合并式修改，从而得出原权4（独立权利要求）所为记载的技术方案来，这在无效程序中是不应当被允许的。 第三，不明白lz为什么称“左倾路线的修改方式”为左倾。按照审查指南的规定，这种修改方式明显是不左不右的正派嘛！！！当然，这需要忽略合并式修改的瑕疵。 不用说权4与权1是并列的独立权利要求，即使权4是权1的从属权利要求，再未被认定为无效的情况下，也不能被宣告为无效啊。权利要求书中的每项权利要求都是一个“独立存在的保护范围”，除了引用关系可能会存在形式缺陷外，其是否符合授权条件和保护了什么样的技术方案，是不受其他权利要求的约束的。授权审查的时候，需要逐项评价，有一项权利要求不符合规定就予以驳回，无效宣告的时候，同样需要逐项评价，哪项不符合规定就无效掉哪项（部分无效），全部权利要求不符合规定的，就全部无效。这是专利的基本原则，怎么会是左倾了呢？ 第四，不明白为什么称“右倾路线的修改方式”为右倾。在未被质疑的情况下，主动放弃已经授权的技术方案，这明显就是外行人的瞎搞嘛。如果这也能算得上“倾”，那什么才算的上错，什么才能叫瞎搞呢？以左倾与右倾之名，将一种瞎搞的行为与正经的作业行为相提并论，不妥不妥，hoho~~~~~~· 第五，lz所说的问题中未涉及，权2和权3合并后的新产品独权是否会相应的衍生出对应的方法权利要求的问题。这个问题，个人认为，权2和权3可以合并形成新产品独权，但是不应当衍生出对应的方法权利要求。也就是说，如果权1、2、3的产品权利要求和权4的对应方法权利要求都被无效的情况下，通过合并式修改，只能保留权2和3合并后的新产品独权，而不可能再有方法权利要求。 最后，顺便说一句，对于无效程序的修改，审查指南的规定的确是有待进一步完善。对此，我在博客中有专门的论述，在此就不赘述了。 借你的宝地一用： 1、一种产品，其特征是包括特征A。 2、如权利要求1所述的产品，其特征是还包括特征B。 3、如权利要求1所述的产品，其特征是还包括特征C。 如果针对此权利要求书审查员发出了第一次审查意见通知书，认为权利要求1没有创造性，所提供的相关对比文件a也表明权利要求1无创造性。我将原始申请文件说明书中的区别技术特征m，加入到原权利要求1的特征部分，修改后的权利要求为： 6 1a、一种产品，包括特征A，其特征是，包括特征m。 2a、如权利要求1所述的产品，其特征是，还包括特征B。 3a、如权利要求1或2所述的产品，其特征是，还包括特征C。 权利要求书中所保护的内容在原说明书中均有记载，修改后的权利要求1落在原权利要求1的范围内。 重点是3a，审查指南2-8-5.2.1.3（5）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现。这样的修改在答复审查意见通知书时是不允许的。不知道这样的修改有没有问题？ 之所以把这个问题放在这的原因是新修改的3a如果按照良心代理提到的同义拆分，实际上是新增加了一个从属权利要求：4a、如权利要求2所述的产品，其特征是，还包括特征C。这样的话，这样的修改就应该是不允许的吧？ 只有一个修改方式：删除原1。 修改后的权利要求书如下： 1、一种产品，其特征是包括A和B。 2、如权1所述的产品，其特征是还包括C。 既然说合并式修改，那当然就是在能得到说明书支持的前提下了。否则，就没讨论的必要了。 然后，合并式修改用过的从权还能不能独立存在的问题，是审查指南规定中 语焉不详 的地方，怎么说都是可以有道理的，因此，我认为，是值得进行明文规定的。因此，在复审委可能会认可合并式修改用过的从权还能独立存在的修改方式的前提下，在删除权1的同时，就把A+B+C给合并出来，也就是修改后是三个独立权利要求。因为，如果你在删除权1的时候不把A+B+C给合并出来。等原权2和权3上位出来的两个独权再被无效的时候，你就没机会再弄出个A+B+C来了。 不说啦不说啦，还得留着混饭吃呢，hoho~~~~~~~ 高，实在高。的确比仅仅删除原1好，按说也应该允许，因此被合并的权利要求还可以存在。这样对专利权人是合理的。 同意钟馗的修改，不知道如下修改是否符合您的思想： 修改1、一种产品，其特征是包括A和B。 修改2、一种产品，其特征是包括A和C。 修改3、一种产品，其特征是包括A、B和C。 如果修改后的1、2再被无效而删除的话，还可以保留： 再修改1、一种产品，其特征是包括A、B和C。 但是如果不在删除的同时采用合并的话，最后就删完了，因为修改1和修改2互不从属，已经不能采取合并式修改了。 之所以说对专利权人也公平，我理解是既然原权1、2、3一次被全部无效允许专利权人通过合并原2、3得到A+B+C，也应当当分三次被无效后最后也能得到A+B+C，为了确保后种情况也能得到A+B+C，只有在原1被删除的同时除保留原2、3外，还佐以原2、3的合并式修改以防后患。 7 钟馗，乃大师！ 原权利要求（部分）： 原权5、一种由枕套、枕芯构成的药枕，其特征在于包括头枕和颈枕，头枕和/或颈枕上面缝缀药垫，其中----。 原权6、根据权利要求5所述的药枕，其特征在于药垫内装有重量配比为3：2的茶叶和荞麦皮的混合物。 据此可知，原权6包括三个技术方案： 6a、一种由枕套、枕芯构成的药枕，其特征在于包括头枕和颈枕，仅头枕上面缝缀药垫，其中----；药垫内装有重量配比为3：2的茶叶和荞麦皮的混合物。 6b、一种由枕套、枕芯构成的药枕，其特征在于包括头枕和颈枕，头枕和颈枕上面均缝缀药垫，其中----；药垫内装有重量配比为3：2的茶叶和荞麦皮的混合物。 6c、一种由枕套、枕芯构成的药枕，其特征在于包括头枕和颈枕，仅颈枕上面缝缀药垫，其中----；药垫内装有重量配比为3：2的茶叶和荞麦皮的混合物。 修改后的权利要求中相应删除了6C的技术方案，损失了专利权人的利益，根据我们讨论的无效修改方式，这应该可以避免。 比如把原权6改写为： 原权6、一种由枕套、枕芯构成的药枕，其特征在于包括头枕和颈枕，头枕和/或颈枕上面缝缀药垫，其中----；药垫内装有重量配比为3：2的茶叶和荞麦皮的混合物。 把改写的这个权利要求作为修改后的权3我认为就完美了，当然这样修改后的权3就不要象参考答案那样引用修改后的权2了。 今天有事，先下了，等待您的回复，明天见！ 我明白你的意思了，出题人貌似原意是让原权5和对比文件比较，比较完再考虑引用；你考虑得更仔细，纯从专利权人角度看当然是值得肯定的，但也没有必要深究，毕竟出题人更多的是在策划考点，不是和人针锋相对；考试时你当然可以用上自己的答案，只要有理有据，逻辑井然就可以了，没准今年你还可以影响最终的标准答案呢，呵呵；而按出题者思路来，从节约考试时间上也合算； 总之，适可而止就行了，追求真理也没有必要去得太尽，边际成本会上升的，学习思考考试实践，可分开处理 ，以上一些个人想法 8 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/43a000c76194dd88d0d233d4b14e852458fb39ce.html